Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os
devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela
que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual.
Trata-se da aplicação do princípio first come, first served,
conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco
Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na
3ª Turma.
No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para
impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma
expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista
tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial,
utilizava a expressão para nominar sua página na internet.
A
empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde
sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter
depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma
classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente
(constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para
utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido
seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada,
embora em data posterior.
Em primeiro e segundo graus, a ação da
firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa
afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado
eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais
ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder
usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.
No
julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância
crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome
empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress),
que segundo ele constituem importantes elementos de atração do
consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.
Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.
No caso do nome empresarial (que
identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito
territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado
para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de
2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do
país.
Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o
INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do
estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do
empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de
Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não
abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o
título do estabelecimento catarinense.
O ministro esclareceu que,
diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do
estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da
aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da
LPI, em especial a conduta parasitária.
Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O
relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode
ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve
levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito
geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).
Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
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